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[오성환의 지식재산권 이야기] 이름 유사한데 ‘미투’ 브랜드일까 아닐까?

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최근 벌어진 ‘봉구비어’와 ‘봉구통닭·치킨’ 분쟁도 외식 프랜차이즈 업계의 상표권 침해와 관련이 있다. /그래픽=김민준 기자
다양한 프랜차이즈 업체가 생겨나면서 관련 기업 사이에 수많은 법적 소송이 벌어지고 있다. 많은 기사가 ‘미투 브랜드’(잘되는 프랜차이즈를 모방한 브랜드)를 둘러싼 법정 분쟁을 다룬다. 하지만 유사하다고 해서 미투 브랜드라고 하는 것은 문제가 있다. 내부 사정을 보면 사건마다 전혀 다른 새로운 얘기가 있는 만큼 세부 내용을 꼼꼼히 따져야 한다.

최근 벌어진 ‘봉구비어’와 ‘봉구통닭·치킨’ 분쟁도 외식 프랜차이즈 업계의 상표권 침해와 관련이 있다. 봉구치킨 업체는 특허청에 ‘봉구치킨’이라는 표장으로 상표출원했으나 선등록상표인 ‘봉구비어’가 등록됐다는 이유 등으로 거절됐다. 이에 ‘봉구치킨’이 특허심판원에 불복했다.

언뜻 보면 ‘봉구비어’와 ‘봉구치킨’은 유사한 것이고 ‘봉구치킨’이 미투 브랜드로 보일 여지도 있으나 속내를 살펴보면 새롭게 검토할 사항이 많다.

우선 봉구비어의 경우 상표등록 전 이미 등록된 ‘봉구’가 들어가는 선등록상표가 많았다는 점이다. 봉구비어보다 먼저 등록된 상표는 ▲봉구 ▲봉구네 ▲신봉구 ▲봉구포차 ▲봉구스 김밥버거 ▲오봉구국수 ▲구봉구돈까스 ▲봉구차식당 등이 있다.

만약 ‘봉구치킨’이 ‘봉구비어’ 때문에 거절된다면 봉구비어는 그 앞에 선등록상표가 있는데도 어떻게 등록됐을까. 이는 이번 특허심판원의 심결문을 통해 자세히 알 수 있다. 특허심판원은 양 상표의 지정상품과 관련해 이미 ‘봉구’가 포함된 선등록상표가 권리자를 달리해 다수 등록된 점 등으로 미뤄 양 상표의 ‘봉구’는 식별력이 미약해 요부(要部)로서 분리되기 어렵다고 봤다.

특히 ▲양 표장의 주요부는 비교적 짧은 4음절로 구성돼 전체로 인식하는 것이 자연스러운 점 ▲‘봉구비어’는 2011년 12월1일 제1호점 개점 이후 전국에 약 500여개 매장이 운영 중이고 공중파 방송 및 주요 언론 보도와 지속적인 광고 및 홍보활동 등으로 이미 일반 수요자들에게 ‘봉구비어’ 전체로 알려져 ‘봉구’로만 분리 인식됐다고 할 수 없는 점 ▲‘봉구비어’에 대한 특허법원 판결(특허법원 2016년8월11일 선고 2015허3535 판결) 및 특허심판원 심결(2014원7596)에서도 ‘봉구’를 분리 판단하지 않는 점 ▲식당업 등과 같은 서비스업은 그 업체가 헤아릴 수 없이 많고 사용하는 서비스 표장 또한 동일한 문자를 포함하는 것이 허다해 일반 수요자는 특별한 경우가 아닌 한 혼동의 여지가 없도록 그 표장을 전체로 호칭하지 일부 문자만으로 약칭하지 않는 것이 거래실정(특허법원 2004년10월15일 선고 2004허3409 판결)이라는 점 등까지 고려하면 양 상표는 ‘봉구’를 분리해 요부 관찰하기보다 전체적으로 관찰해 유사 여부를 대비하는 것이 옳다는 판단이다.

이 사건 출원상표인 ‘봉구치킨’과 ‘봉구비어’는 한글 서체, 도형의 유무 등의 차이로 그 외관이 서로 다르다. 또 식당업 등의 거래실정 등으로 볼 때 칭호 및 관념에 있어서 ‘봉구라는 사람이 운영하는 치킨집’ 등으로 인식되고 선등록서비스표의 ‘봉구비어’ 역시 ‘봉구라는 이름을 가진 사람이 운영하는 맥줏집’으로 인식할 가능성이 크다. 

특히 ‘비어’는 ‘맥주를 파는 곳’ 또는 ‘호프집’의 의미로 흔히 사용되며 이름을 지칭하는 단어가 앞에 붙어 사용되는 거래실정(광수비어·용구비어·엉클비어·달봉비어 등)을 통해서도 알 수 있으므로 양 상표는 각각 ‘봉구라는 이름을 가진 사람이 운영하는 치킨집과 맥주집’이라는 독자적이고 한정적인 의미를 형성한다(특허법원 2016년8월11일 선고 2015허3535 판결 및 서울중앙지방법원 2019카합21418 판결 참조)고 판결이 났다.

따라서 양 상표는 그 관념이 서로 다르고 각각 ‘봉구치킨’과 ‘봉구비어’ 전체로 호칭돼 그 칭호 또한 다르다. 결국 양 표장은 그 외관과 칭호 및 관념이 달라 ‘출처의 오인·혼동 우려가 없는 비유사한 표장’이라고 판시하며 결국 특허심판원은 ‘봉구치킨’의 손을 들어줬다.



오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력


▲ 프랜차이즈 특허 전문 변호사
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
오성환 법무법인 바른 지식재산권 전문 변호사 star@mt.co.kr  | 

바퀴, 날개달린 모든 것을 취재하는 생활사회부 모빌리티팀 박찬규 기자입니다.

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